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以案说法

商标法中在先权利的认定:澳美制药厂有限公司与商评委、利奥药品公司商标争议行政纠纷

发布时间:2016-06-22  浏览量:3094

北京市高级人民法院行政判决书

(2013)高行终字第924号

上诉人(原审第三人)澳美制药厂有限公司,住所地中华人民共和国香港特别行政区新界元朗工业邨宏富街一号和八号澳美制药中心。

法定代表人黄昌满,董事。

委托代理人李亚莉,北京康瑞律师事务所律师。

委托代理人李昕, 北京康瑞律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)利奥药品公司(LEO PHARMA A/S),住所地丹麦王国巴勒鲁普DK-2750,工业园55号。

法定代表人汤姆•弗里斯•米克尔森,商标、设计及域名主管。

委托代理人赵玲,女,汉族,1978年9月27日出生,中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人,住中华人民共和国北京市丰台区开阳里六区8号楼1门401号。

委托代理人胡刚,男,汉族,1973年4月22日出生,中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人,住中华人民共和国北京市西城区前门西大街2号楼4门302号。

原审被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人何训班,主任。

委托代理人徐晓建,该委员会干部。

上诉人澳美制药厂有限公司(简称澳美公司)因商标争议行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院(简称北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第3816号行政判决,向本院提出上诉。本院2013年3月21日受理本案后,依法组成合议庭,于2013年5月16日公开开庭进行了审理。上诉人澳美公司的委托代理人李昕,被上诉人利奥药品公司(简称利奥公司)的委托代理人赵玲到庭参加了诉讼。原审被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)经本院传票传唤,书面表示不参加本案庭审。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定:第5430775号“PHUDICIN”商标(简称争议商标)由利奥公司于2006年6月20日提出注册申请,

2009年9月14日核准注册,核定使用商品为第5类:医药制剂、药物制剂、兽医用药、兽医用制剂。商标评审委员会于2011年12月30日作出商评字〔2011〕第36317号《关于第5430775号“PHUDICIN”商标争议裁定书》(简称第36317号裁定),裁定争议商标予以撤销。利奥公司不服第36317号裁定,依法提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为:药品名称中的商品名称需以应有的知名度为其是否应当获得知识产权法律保护的前提,澳美公司没有提交可以用以证明澳美公司在争议商标申请注册之前在中国大陆持续使用“PHUDICIN”于其药品上的证据,也即没有证据证明在争议商标申请注册之前,中国的相关消费者已广泛知晓“PHUDICIN”牌药品,并将此与澳美公司相关联,形成一定的知名度。商标评审委员会认定,澳美公司注册取得“PHUDICIN”药品商品名称使用权即具有了《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第三十一条所指的在先民事权利,该认定缺乏法律依据,所作判定错误。中华人民共和国国家食品药品监督管理局(简称国家药监局)作为药品市场管理机构,出于维护药品公共安全与秩序等管理目的,审核批准药品经营者药品及其名称的市场准入资格,未经批准者在同一种药品上使用同一种药品商品名称得给予行政制裁,但此行为对获准使用人并不发生民事权利维护等法律救济事实,因此所述药品商品名称使用权并无民法意义上的使用权属性,不属于《商标法》第三十一条规定中所指在先权利,该使用权不能对抗业经法定程序核准注册的争议商标。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1、2目的规定,判决:一、撤销商标评审委员会作出的第36317号裁定;二、商标评审委员会针对澳美公司的争议申请重新作出裁定。

澳美公司不服原审判决,向本院提出上诉,请求撤销原审判决,改判维持商标评审委员会作出的第36317号裁定,判令利奥公司承担本案诉讼费用。其上诉理由是:药品商品名称是药品生产企业在申请注册药品时,根据自身需要而拟定的药品名称,须经中国卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请该商品名作为商标注册,故澳美公司的“PHUDICIN”经主管部门批准后,对这一药品名称享有独占使用权和将其申请商标注册的权利,属于《商标法》第三十一条所保护的在先权利之一。因此,争议商标应予撤销。

利奥公司、商标评审委员会服从原审判决。

经审理查明:

争议商标(见下图)为利奥公司于2006年6月20日申请,于2009年9月14日核准注册,核定使用商品为第5类:医药制剂、药物制剂、兽医用药、兽医用制剂,商标专用期限至2019年9月13日。

(略)争议商标

澳美公司向商标评审委员会提交的注册证号为HC20040033、HC20060017、HC20090033《中华人民共和国医药产品注册证书》显示,澳美公司分别于2005年、2007年、2009年向国家药监局注册取得“PHUDICIN”的药品商品名称。

澳美公司为证明经使用“PHUDICIN”标记已具有一定的知名度,向商标评审委员会提交了“2006年创新知识产权企业证书”,Google、百度搜索页,上显示有2010年对“奥络”及“夫西地酸乳膏Fusidie

Acid Cream”药品名称信息的搜索结果指向澳美公司,名称为“夫西地酸乳膏Fusidie Acid Cream”并标注有“奥络”的药品包装和产品宣传册页。

商标评审委员会于2011年12月30日作出第36317号裁定,该裁定认定:按照中华人民共和国卫生部(简称卫生部)1990年8月29日发布的《进一步加强药品标准及名称管理的通知》,以及国家药监局2006年3月15日颁布的《药品说明书和标签管理规定》、《进一步规范药品商品名称的管理通知》等规定,药品生产企业对本企业生产的药品可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请该商品名称作为商标注册;药品商品名称须经国家药监局批准后方可在药品包装、标签及说明书上标注;药品说明书和标签中标注的药品名称必须符合国家药监局公布的药品通用名称和商品名称的命名原则,不得使用与他人商品名称相同或近似的文字。根据上述药品名称的管理规定,药品的商品名称经主管部门批准后,持有人享有对该商品名称的独占使用权和注册商标申请权。澳美公司自2005年2月起,已连续三次获得国家医药行政管理部门的批准,在其生产的“夫西地酸乳膏Fusidie Acid Cream”药品上使用中文“奥络”和英文“Phudicin”等商品名称,故应当认定澳美公司自核准之日起即享有“奥络”、“Phudicin”药品商品名称权及注册商标申请权等先于争议商标的而存在的在先权利。作为本领域这一专门且较少的同行业经营者,利奥公司应当知晓澳美公司上述情况,在此情况下,利奥公司仍将“Phudicin”用于商标注册,损害了澳美公司上述在先权利,构成《商标法》第三十一条前半部分所指情形。澳美公司提交的有关宣传册、发明专利证书、2006年的企业获奖证书等证据与此无关,“夫西地酸乳膏”药品百度搜索、“Phudicin”药品包装、“夫西地酸乳膏”产品宣传册原件等证据因无其他证据佐证,用于证明经使用已使“Phudicin”名称与澳美公司建立起对应关系,并具有一定的影响力等事实证明力较弱,澳美公司关于争议商标属于抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的主张不成立,不予支持。综上,商标评审委员会裁定:争议商标予以撤销。

利奥公司不服第36317号裁定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

以上事实有争议商标档案、第36317号裁定、澳美公司向商标评审委员会提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为:

根据《商标法》第三十一条的规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案争议的焦点是,澳美公司登记的药品商品名称是否属于该项规定中所指的“在先权利”。

上述规定中所称“在先权利”,是指《商标法》虽无特别规定,但根据《中华人民共和国民法通则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益。如经过工商行政管理机关登记的企业名称中的字号若要受到商标法的保护,需要以在相关公众中具有一定知名度为前提。根据中华人民共和国卫生部(简称卫生部)1990年8月29日发布的《进一步加强药品标准及名称管理的通知》,以及国家药监局2006年3月15日颁布的《药品说明书和标签管理规定》、《进一步规范药品商品名称的管理通知》等规定,药品生产企业对本企业生产的药品可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请该商品名称作为商标注册。经登记批准后的药品商品名称,该名称申请人并不当然享有相应的民事权益,而是要通过使用在市场上积累了一定商誉,取得一定知名度方能享有相应的民事权益

澳美公司提交的证明“PHUDICIN”已作为商标使用并具有一定知名度的证据包括在互联网中的搜索结果、产品包装、产品宣传册等等,但是以上证据中,部分没有标示时间,部分产生于争议商标申请日之后。因此,上述证据尚不足以证明澳美公司在争议商标申请注册之前,已通过实际使用使得“PHUDICIN”标识在中国大陆地区相关消费者中形成一定的知名度,不属于《商标法》第三十一条规定中所指在先权利。商标评审委员会关于澳美公司注册取得“PHUDICIN”药品商品名称使用权即具有“在先权利”的认定错误,一审法院予以纠正是正确的。

综上所述,澳美公司的上诉理由缺乏事实和法律依据,不能成立,其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

一审案件受理费人民币一百元,由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担(于本判决生效后七日内交纳)。二审案件受理费人民币一百元,由澳美制药厂有限公司负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

审  判  长  岑宏宇

代理审判员  焦  彦

代理审判员  刘庆辉

二〇一三年七月十六日

书  记  员   孙鑫鑫


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