以案说法 | 商标在先使用权抗辩的适用要件

编者按：

目前，我国实行的是商标注册制，一旦某商标获准注册，无论是否实际使用，注册人都享有专用权。也就意味着，即便有人早于商标注册人使用了相同的商标，只要其在注册人商标核准注册后还需要继续使用该商标，那么，在先使用人就会面临侵权的法律风险。然而，商标的根本价值在于使用，如果不顾在先使用的具体情况，一味地维护注册制，不利于鼓励商标使用行为。

为了缓和注册制的不足，2013年《商标法》第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”这为在先使用人提供了一种抗辩的理由，但是，何为“先于商标注册人使用”？所谓“注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标”，何为“该使用人”？“原使用范围内”又该如何判定？这些关键性的概念，恰恰没有相应的法律依据可资遵循。

值得一提的是，北京知识产权法院在“启航”商标侵权纠纷中，对上述问题做了极为细致和深入的分析，该案也已入选最高人民法院公布的“2015年中国法院10大知识产权案件”。暂且不论案件裁判结论是否合理，裁判说理是否切切实实地符合立法者的意图，北京知识产权法院通过对“在先使用权抗辩”立法目的的解释，从价值和事实的角度综合分析其适用要件，这一做法值得提倡，也能够为之后的司法实践提供有益的思考和探索。

附：北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校、北京市启航世纪科技发展有限公司侵害注册商标专用权纠纷一案判决书

北京知识产权法院

民事判决书

（2015）京知民终字第588号

上诉人（原审原告）北京中创东方教育科技有限公司，住所地xxxx。

法定代表人张倩，经理。

委托代理人翟炜，北京市必浩得律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）北京市海淀区启航考试培训学校，住所地xxxx。

法定代表人陈民惠，校长。

被上诉人（原审被告）北京市启航世纪科技发展有限公司，住所地xxxx。

法定代表人陈民惠，董事长。

上述被上诉人之共同委托代理人张帆，北京市炜衡律师事务所律师。

上述被上诉人之共同委托代理人罗卫，北京市海淀区启航考试培训学校员工。

上诉人北京中创东方教育科技有限公司（简称中创公司）因与被上诉人北京市海淀区启航考试培训学校（简称启航考试学校）、北京市启航世纪科技发展有限公司（简称启航公司）侵害注册商标专用权纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院（简称一审法院）作出的（2014）海民（知）初字第27796号民事判决（简称一审判决），向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2015年5月15日组织双方当事人进行了询问，上诉人中创公司的委托代理人翟炜、被上诉人启航考试学校及启航公司共同的委托代理人张帆、罗卫参加了询问。本案现已审理终结。

中创公司一审诉称：2003年4月7日，贵阳市云岩区启航英语培训学校（简称贵阳启航学校）在第41类学校（教育）等服务上注册了第1985953号“启航学校Qihang School”商标（简称涉案商标）。2013年4月1日，贵阳启航学校将涉案商标许可给中创公司独占使用。启航考试学校的主营业务为提供考研培训，启航公司负责对外加盟活动。启航考试学校及启航公司在共同运营的启航世纪网站（网址为www.qihang.com.cn）发放的宣传材料、名片、教材等上使用与涉案商标相近似的“及SAILING启航”（简称“启航及图”）、“启航教育”、“启航考研”、“启航网校”、“启航名师”等标识。启航考试学校以“北京启航考试学校”、“北京启航学校”、“启航教育集团”名称获得多项荣誉。启航考试学校及启航公司的行为侵犯了中创公司享有的涉案商标专用权。故请求判令：1. 启航考试学校及启航公司停止在教育培训活动中使用“启航及图”标识、“启航”文字；2.启航考试学校在经营活动中使用全称，不得使用简称；3.启航考试学校及启航公司赔偿中创公司经济损失300万元及公证费15 000元。

启航考试学校、启航公司一审辩称：启航考试学校成立时间为1998年，启航公司成立于2003年，早于涉案商标注册时间。启航考试学校企业名称在涉案商标注册之前已在全国范围内享有极高的知名度和影响力。长期以来，启航考试学校及启航公司在公务员考试和考研范围内使用企业名称和字号，与贵阳启航学校经营的幼儿英语范围没有冲突，不会造成消费者混淆误认。中创公司主要股东苏康曾是启航考试学校及启航公司的高级管理人员，离职后成立了中创公司，并从贵阳启航学校处高价取得涉案商标使用权，在考研培训领域大量使用该商标，扰乱市场秩序。启航考试学校及启航公司对自己在先登记使用并已有极高知名度的企业名称和字号使用，未侵犯中创公司享有的商标权。请求法院驳回中创公司的诉讼请求。

一审法院经审理查明：

一、与涉案商标的注册及使用相关的事实。

（一）涉案商标的注册情况。

涉案商标为第1985953号“启航学校Qihang School”商标，核定服务项目为第41类学校（教育）、教学、培训等，注册商标专用权人为贵阳启航学校。该商标的申请日为2001年10月18日，经续展，注册商标专用权期限自2003年4月7日至2023年4月6日。

（二）贵阳启航学校对于涉案商标的使用情形。

为证明贵阳启航学校的创始人徐杰曾于1997年开始办班，于1999年成立该校，并取得了办学许可证，中创公司提交了社会力量办学许可证复印件。该许可证显示，该许可证系贵阳市云岩区教育局于1999年6月20日向贵阳市启航英语培训学校法定代表人徐杰颁发，办学层次为非学历英语。启航考试学校及启航公司不认可贵阳启航学校成立于1997年，并以无原件为由不认可上述办学许可证的真实性。

为证明贵阳启航学校的宣传情况，中创公司提交了下列证据：

1、1998年2月至2000年2月出版的部分《贵州都市报》，其中的广告栏目中刊载有“启航英语招生”、“启航英语招少儿英语班”、“启航英语招成人口语班”等广告。

2、2001年1月16日出版的《贵阳日报》，其中载有介绍贵阳启航学校创办人徐杰的文章《双手支撑精彩人生》，文中提到“1997年徐杰办了一个少儿英语班，取名叫‘启航英语学习班’……1999年徐杰办理了办学许可证，把启航英语班办成了启航英语学校……他希望自己的民办学校能为我们省的经济和教育做出贡献……把启航英语学校办成全省第一家专门的语言学校。”《经济信息时报》、《贵阳日报》、《贵州商报》、《贵阳晚报》等也于2001年至2014年间发表有介绍徐杰、贵阳启航英语学校的报道以及“启航英语夏令营”、“启航杯贵阳市中小学生迎奥运英语作文大赛”等广告、活动。

3、贵阳市启航英语培训学校于2003年12月被贵阳市教育局评为2001-2003年度民办教育先进单位等。

4、2009年5月出版的《财富故事》，其中登载有介绍徐杰的报道文章。

5、时间显示为2006-2014年间的启航英语、启航英语学校、贵阳市启航英语培训学校等关于夏令营、培训招生、师资介绍等宣传资料以及启航专刊等。

6、相关荣誉证书，包括贵阳市启航英语培训学校于2005年11月被中教创新教育研究院等授予社会满意学校称号，启航英语学校获2007-2008年度“星星火炬”全国少年儿童英语风采展示活动全国总决赛优秀组织奖。

启航考试学校及启航公司对上述有关贵阳启航学校的宣传报道、获奖情况真实性不持异议，但不认可报道中提到的徐杰1997年创办贵阳启航学校的事实，同时提出贵阳启航学校的办学范围为贵阳，不具有全国范围的知名度，对象是少儿英语，不能证明该校对涉案商标的使用行为。本案中，当问及贵阳启航学校使用涉案商标“启航学校Qihang School”的情况，中创公司表示“需要回去查”。

（三）中创公司对涉案商标的使用情形。

2013年4月1日，贵阳启航学校与中创公司订立《商标使用许可合同》，约定贵阳启航学校许可中创公司在中国大陆境内在英语四六级考试培训、考研培训、公务员考试培训领域，独占使用涉案商标。中创公司有权将该商标再许可他人使用，并有权以自己的名义对侵犯涉案商标的行为进行维权。许可使用期限自2013年4月1日至2018年7月31日。后贵阳启航学校于2013年8月1日将《商标使用许可合同》报送国家工商行政管理总局商标局备案，2013年12月18日该局出具《商标使用许可合同备案通知书》。

2013年9月15日，中创公司与厦门市思明区聚英教育培训中心（简称聚英中心）订立《合作协议》，中创公司授权聚英中心在厦门市排他使用涉案商标和中创品牌从事2016年考研公共课基础班等，合作期限至2016年1月考研初试结束当日。

中创公司还提交了标注涉案商标的多份2014、2015年宣传单，其中有“中创教育”、“北京中创教育集团”等字样的显示。在“中创简介”中提到“中创教育集团由1992年成立的北京中创学校发展壮大而来……中创教育发展至今，已经成为拥有8家直营分校、100多家加盟分校的大型教育集团，每年辅导学生十几万人次，累积辅导考研学生近两百万人次……中创名师团队所组编的中创系列图书，累计销量更是超过亿册，成就了图书销售史上的奇迹。”

庭审中，中创公司确认上述资料系用于全国范围的宣传，并表示其成立于2011年12月，非宣传资料上注明的1992年。

二、与被诉侵权行为有关的事实。

2008年10月20日，启航公司与昆明五华启航教育培训学校（简称昆明启航学校）就双方合作开办远程教育培训事宜订立《合作协议书》，约定启航公司授权昆明启航学校在云南省（除楚雄地区）区域内独家开办启航考研政治、英语、数学强化等培训班；启航公司有义务提供宣传资料电子版并提供名师宣传讲座光盘课件，供昆明启航学校宣传推广使用；启航公司有义务提供面授配套辅导资料、启航内部资料或公开发行的图书；昆明启航学校有权在本协议规定内使用“启航—陈先奎”品牌，自主宣传、自主招生，独家开办启航远程数码投影培训班。合作期限自双方授权代表签字之日至2010年1月1日。苏康作为启航公司代表，张韶维作为昆明启航学校代表在该协议书上签字。

2012年12月5日，启航公司与昆明启航学校就合作开办远程教育培训事宜再次订立《合作协议书》，约定内容与上份协议书内容基本一致，协议书页眉左侧为“启航及图”标识，右侧注有启航世纪网站网址www.qihang.com.cn，每页左下角标注启功题“启航教育”字样。合作期限至2014年全国硕士研究生初试结束。张韶维再次作为昆明启航学校代表在协议书上签字。

2014年8月1日，公证人员与中创公司委托代理人来到启航考试学校进行拍照公证。公证书中有如下显示：

1、三层前台立墙等处悬挂有启功书法“启航教育”并附有“启航及图”标识。

2、标注“启航考研，龙腾e网校”的宣传资料左上角显示有“启航及图”标识，该资料中多处标题注明“启航考研”。

3、工作人员名片正面左上角标注“启航及图”标识，背面为启功书法“启航教育”。

同日，公证人员对于启航公司的官网进行公证，该网站中与“启航”字样相关的使用行为如下：

1、网站名称标注为“启航考研官网-考研信息|考研辅导班……”。

2、首页左上角标注“启航及图”标识，且各栏目名称中亦有“启航”字样，如启航首页、启航品牌、启航名师等。

3、“联系我们”栏目中中所贴地图以“启航及图”标识标注启航公司。

4、“诚聘英才”中载明“启航教育简介：启航教育的前身是1998年成立的北京启航考试学校……”通过“启航分校”进入“北京分校、天津分校、广州分校”等，进入网页的左上角均显示有“启航及图”标识。

启航考试学校及启航公司曾于2014年8月20日出具情况说明，提出启航公司成立于2003年8月19日，其与启航考试学校的法定代表人均为陈民惠，二者为关联单位。启航考试学校为民办非企业单位，主要从事考研辅导；启航公司主要经营互联网信息服务、零售图书、技术开发等，在全国范围内开展合作加盟和视频光盘教学服务，启航公司与昆明启航学校签订的《合作协议书》即属于此种，苏康时任启航公司远程部门主管，苏康与张韶维现均为北京京师启航教育科技发展有限公司股东。

启航考试学校及启航公司均认可启航公司为启航考试学校关联单位，经营启航世纪网站，负责启航考研培训对外加盟合作。

三、启航考试学校在先注册登记“启航”的相关事实。

启航考试学校的法人证书申请表显示，1998年2月5日，启航考试学校向北京市海淀区机构编制委员会办公室申请成立。该申请于1998年2月11日获得批准。

北京市社会力量办学许可证显示，启航考试学校于1998年1月28日获得该证书。

北京市海淀区教育委员会社会力量办学管理科于2014年10月13日出具《证明》，明确启航考试学校1998年1月批准成立。

北京市海淀区民政局后向启航考试学校颁发民办非企业单位登记证书，注明登记日期2003年10月31日。

中创公司认可启航考试学校成立于1998年。

四、启航考试学校在先使用“启航”的相关事实。

1998年至2001年间，启航考试学校编写了由中国人民大学出版社出版的各类考研书籍，包括：1998年9月、1999年8月、2000年9月出版的《考研新大纲政治理论复习要点专辑》，1999年10月出版的《毛泽东思想、邓小平理论与考研政治复习专辑》，1999年12月第1版、2000年9月第2版的《考研英语重点、难点辅导》，1999年12月出版的《考研重点、难点专辑·英语》，1999年11月出版的《考研重点、难点专辑·政治》，2000年12月出版的《考研政治答题方法与技巧》，2000年11月出版的《考研政治重点、难点辅导》，1999年6月出版的《2000年考研政治理论辅导讲义》，1999年6月第1版、2000年8月第2版的《2001年考研政治理论辅导讲义》，1999年11月出版的《考研重点、难点专辑·数学》，2000年10月出版的《考研政治强化练习题库》，2000年9月出版的《考研英语强化练习题库》，1999年5月第1版、2002年3月第4版《2003年考研数学辅导讲义（理工类）》，以上图书均注明北京启航考试学校组编。

中国人民大学出版社于2014年10月21日出具《情况说明》，其中记载该社于1998年9月至今出版的《考研新大纲政治理论复习要点专辑》、《考研政治理论辅导讲义》、《考研重点、难点专辑》、《考研英语强化练习题库》、《考研政治强化练习题库》、《考研数学辅导讲义（理工类）》等系列书籍中，编者“北京启航考试学校”系启航考试学校简称，该说明同时附上述十余本图书的出版时间、书名、书号、编者等信息列表。

《启航考研 政治考前20天20题》及《启航考研考前20天20题（政治）》的封面上标注有北京启航考试学校、北京启航考试学校教材资料部（2000年1月8日）、北京启航考试学校教材资料中心（2000年12月23日）字样。

国家行政学院出版社出版的《2000年考研必备 政治理论新大纲重点·难点·新增考点诠释》、《2000年考研必备 政治最后冲刺》上显示有北京启航考试学校字样。

中央民族大学出版社于2001年6月出版的《启航考研政治讲义》上显示有北京启航考试学校字样。

2000年3月16日至2001年4月26日间出版的十余期《中国青年报》上有以“北京启航考试学校”为名发布的考研辅导招生简章等宣传报道，其中提到“北京启航考试学校是经教委批准、人事局审核备案的考研辅导专门机构……启航的骄人成绩引起了社会各界的广泛关注。香港凤凰卫视台、北京电视台专程来我校采访并作专题报道；《中国青年报》多次开辟专版，约请中国人民大学出版社和启航联合举办了万人考研政治总串讲，《光明日报》、《中国青年报》、《北京教育报》等各大媒体及相关网站均作了详尽报道……在教材资料方面，继续与中国人民大学出版社合作，出版启航系列考研书……”。其中列举的人大版考研辅导教材中，《考研新大纲政治复习要点专辑》、《考研政治答题方法与技巧》、《考研英语重点、难点辅导》等图书均注明编者为“启航学校”；所列启航考研辅导内部资料中包含《启航考研政治强化班课后练习》、《启航考研英语强化班课后练习》等。

中创公司表示，人民大学出版社无权出具本案《情况说明》，并否认“北京启航考试学校”即为启航考试学校，认为该校与启航考试学校及启航公司无关，但也表示不清楚是否有“北京启航考试学校”；《中国青年报》的宣传报道时间晚于贵阳启航学校1998年开始宣传的时间。

五、其他事实。

启航考试学校于2008年12月17日在第41类上申请注册“启航及图”商标，该信息中显示“待删商品”包括“学校（教育）、教育”等。国家行政管理总局商标局于2010年10月12日向启航考试学校发出《商标部分驳回通知书》，明确初步审定在“娱乐、录像带制作”上使用该商标的注册申请，予以公告，驳回在“学校（教育）、教育”等上使用该商标的注册申请，理由为该商标与上海徐汇区启航进修学校在类似服务项目上已注册的第3033707号“启航”商标近似。该商标与贵阳启航学校在类似服务项目上初步审定并公告的第1985953号启航商标（即涉案商标）近似。

启航考试学校及启航公司认为中创公司从贵阳启航学校取得涉案商标许可使用权系恶意，理由为中创公司股东苏康曾为启航公司的管理人员，曾代表启航公司对外签订加盟合作协议，明知启航考试学校及启航公司使用“启航及图”标识与“启航”文字。中创公司确认苏康曾在启航公司任职的经历及现为中创公司股东的事实，但认为与本案无关。

北京市方正公证处于2014年8月12日向中创公司开具金额分别为2500元、12 500元的公证费发票两张。

上述事实，有中创公司提交的商标注册证、核准续展注册证明、《商标使用许可合同》、备案通知书、公证书、荣誉证书、奖牌、奖状、商标信息打印件、商标部分驳回通知书、《合作协议书》、《合作协议》、宣传材料、情况说明、《贵州都市报》等报纸、启航考试学校及启航公司营业执照、登记证书复印件、发票、《办学许可证》，启航考试学校及启航公司提交的《档案材料证明》及启航考试学校成立材料、《证明》、启航学校登记证书、图书、《情况说明》、《中国青年报》复印材料、《合作协议书》、中创公司信息查询网页打印件等证据予以证明，一审法院证据交换笔录、谈话笔录、开庭笔录亦在案佐证。

一审法院认为：

根据本案现有证据可以认定贵阳启航学校为涉案商标的注册人，有权许可他人使用该注册商标。中创公司经贵阳启航学校许可取得涉案商标在中国大陆境内英语四六级考试培训、考研培训、公务员考试培训领域的独占使用权，有权在被许可范围内使用该商标，并禁止他人未经许可在相同服务上使用相同商标，亦可在容易造成混淆的情况下禁止他人未经许可在相同服务上使用近似商标，或者在类似服务上使用相同或近似的商标。

本案中，中创公司主张启航考试学校及启航公司在明知“启航及图”标识、“启航”文字与涉案商标近似的情况下，仍在与涉案商标相同的注册类别，即教育培训活动中使用“启航及图”标识、“启航”文字，启航公司在对外加盟活动中使用“启航”文字，侵害了其继受取得的涉案商标专用权，同时要求启航考试学校在经营活动中使用全称，不得使用简称。启航考试学校及启航公司则否认侵权，认为其本案行为属于对经过长期使用并广泛宣传而取得较高知名度的在先企业名称的使用行为，“启航及图”标识中的为启航考试学校享有著作权的作品。

对中创公司在本案中主张启航考试学校及启航公司的主要侵权行为作以下归纳：1.启航考试学校及启航公司经营场所、工作人员名片注明启功书法“启航教育”、“启航及图”标识；2.启航考试学校及启航公司宣传资料上标注“启航及图”标识、“启航考研”；3.启航公司网站名称、栏目名称等多处使用“启航”，网页左上角标注“启航及图”标识。4.启航公司通过《合作协议书》许可他人在教育培训活动中使用“启航”品牌。启航考试学校及启航公司上述行为中，在经营场所、宣传资料、网站名称、栏目、合作协议等处显著、突出使用“启航及图”标识、“启航”、“启航考研”、“启航教育”的行为，属于商标意义上的使用行为。

鉴于涉案商标最具显著性的部分为“启航”，启航考试学校及启航公司的上述行为所涉图文中均包含了“启航”，使得启航考试学校及启航公司在经营活动中使用“启航及图”标识、“启航”、“启航考研”、“启航教育”与涉案商标构成近似。启航考试学校及启航公司的上述使用方式是否具有合法理由是判断启航考试学校及启航公司行为是否侵权的关键。

商标注册人申请商标注册前，他人已经在相同服务上先于商标注册人使用与注册商标近似并有一定影响力的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。涉案商标于2001年10月18日申请注册，在此之前，启航考试学校已经组织编写有中央民族大学出版社于2001年6月出版的《启航考研 政治讲义》及多本《启航考研 政治考前20天20题》等。同时，启航考试学校自2000年3月起在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道，同时列有多种启航考研辅导材料。启航考试学校使用“启航考研”的时间较早，在涉案商标申请注册前，启航考试学校已经通过自身努力在全国范围考研培训领域使用“启航考研”，并使之具有一定的知名度和影响力。因此，中创公司无权禁止启航考试学校在涉案商标申请注册后，仍在考研培训领域突出使用“启航考研”，但可以要求启航考试学校对“启航考研”附加适当标识。

对于启航考试学校及启航公司在经营活动中使用“启航及图”标识、“启航”、“启航教育”，因本案缺乏证据证明于涉案商标申请注册前曾作为商标使用，同时考虑到上述图文标识中与涉案商标近似，并构成混淆的部分为“启航”文字，所以，启航考试学校及启航公司在涉案商标获得核准注册后，未经该注册商标专用权人许可，突出使用包含“启航”文字的“启航及图”标识、“启航教育”、“启航”等行为侵害了涉案商标专用权，应当承担相应的法律责任。

除“启航考研”外，启航考试学校及启航公司应当在经营活动中停止将“启航”文字作商标意义上使用的行为。启航考试学校有权使用其合法注册的企业名称，并有权在对外经营活动中对企业名称适当简化使用。本案为侵害商标权纠纷，尽管启航考试学校字号为“启航”，只要该校将“启航”在企业名称意义上进行使用，非进行显著、突出的商标意义上使用，则不论使用全称，抑或简称，均不构成对涉案商标权的侵害，故中创公司提出的启航考试学校在经营活动中使用全称、不得使用简称的诉讼请求，缺乏法律依据，不予支持。

关于赔偿损失，下列因素需要考虑：第一，尽管涉案商标于2003年4月获得核准注册，但本案没有证据显示，该商标注册人贵阳启航学校在持续至今的经营活动中，实际使用该商标，并使该商标承载贵阳启航学校多年经营所积累的商誉，与该校所提供的服务产生指向性联系。第二，中创公司于2013年4月取得贵阳启航学校授权后才开始使用涉案商标。启航考试学校及启航公司虽然在其申请第41类“启航及图”商标时即已经知道贵阳启航学校注册的涉案商标存在，但其多年持续经营活动中使用“启航及图”标识、“启航”、“启航教育”是与其在考研等教育培训领域努力提高培训服务质量、积极推广宣传相联系的，并不存在通过使用与涉案商标相近似的商标攀附涉案商标权人商誉的情形。同时，考虑到涉案商标的使用情况及知名度、中创公司取得涉案商标权的时间，中创公司提出300万元经济损失的主张，缺乏充分的事实依据，不予全部支持。对中创公司在本案中主张的公证费，予以支持。因中创公司提出过高的赔偿请求而产生的案件受理费，不应由启航考试学校及启航公司全部负担。

综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第五十七条第（二）项、第五十九条第三款之规定，判决如下：

一、启航考试学校、启航公司应对经营活动中商标意义上使用“启航考研”附加适当区别标识，停止其他商标意义上使用“启航”文字的行为；

二、启航考试学校、启航公司赔偿中创公司经济损失五万元及公证费一万五千元；

三、驳回中创公司的其他诉讼请求。

上诉人中创公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求本院依法改判，并支持上诉人一审全部诉讼请求。主要理由是：一、启航考试学校使用“启航考研”商标的时间虽然早于涉案商标申请日，但晚于涉案商标注册人对于涉案商标的使用时间，因此，启航考试学校的使用行为不符合《商标法》第五十九条第三款的规定。此外，启航公司的成立时间晚于“启航考研”商标的申请日，而启航考试学校即便存在在先使用行为，其亦仅有权自己使用该商标，无权将“启航考研”商标授权许可给启航公司使用。启航公司的使用行为不符合《商标法》第五十九条第三款的规定。综上，一审判决认定启航考试学校及启航公司对于“启航考研”商标的使用行为符合《商标法》第五十九条第三款的规定，该认定有误。二、上诉人在一审程序中已提交了被上诉人的侵权获利证据，法院应当据此确定赔偿金额，但一审法院仅判令被上诉人赔偿五万元，该赔偿数额明显过低。

被上诉人启航考试学校、启航公司仍坚持一审的答辩意见，请求本院依法维持一审判决。

在一审法院认定事实的基础上，本院补充查明以下事实：

上诉人中创公司在一审法院中提交的（2014）京方正内经证字第12451号公证书中载明，直至2014年7月31日，启航公司的网站上共显示有134家学校，其中133家学校为启航分校。被上诉人对该事实予以认可。

以上事实有上诉人中创公司提交的（2014）京方正内经证字第12451号公证书、本院询问笔录在案佐证。

本院认为，本案焦点在于被上诉人在经营活动中使用“启航考研”商标的行为是否符合《商标法》第五十九条第三款的规定。判断该行为是否符合《商标法》第五十九条第三款的规定，既需要准确把握该条款规定的制度价值及其具体适用要件，又需要对该行为是否符合该条规定的构成要件进行具体分析。

一、《商标法》第五十九条第三款的制度价值。

《商标法》第四条第一款规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请注册。”第三条第一款规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，……；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”《商标法》的上述规定确立了商标注册原则，只有注册商标享有商标专用权。

《商标法》第五十九条第三款规定:“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”据此规定，我国《商标法》同时也给予已经使用的未注册商标一定程度的保护，赋予了商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权。

根据《商标法》规定的注册制度，商标专用权仅基于注册产生，与商标是否使用无关。但商标作为一种商业符号，其价值本质上仍源于商标在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用的商标才可能发挥标识功能。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于其已负载了一定的商誉，亦已产生应予保护的正当利益，商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。《商标法》第五十九条第三款的规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权，便是在注册原则作为基本原则之外，为商标在先使用人提供的补充保护。该规定“是本次修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益”。

但是，商标在先使用抗辩制度的引入并不意味着在《商标法》框架下，未注册商标与注册商标可以获得同等的保护。我国仍是“以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。

二、《商标法》第五十九条第三款的适用要件。

依据《商标法》第五十九条第三款的规定，先用抗辩的适用需要符合如下要件：他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；该在先使用的商标应具有一定影响；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

（一）他人在注册商标“申请日”之前存在在先使用商标的行为。

该要件是对在先使用行为时间点的限定。《商标法》第五十九第三款规定只有在注册商标“申请日”之前使用商标的行为才属于“在先”使用行为，并非因为注册商标自申请日起便成为受《商标法》保护的注册商标，而是因为在我国采用商标注册制度而非商标使用制度的情况下，商标法各具体制度的设置应尽可能保障注册制度的正常运转。而以“申请日”作为在先使用行为的起算点，显然比以“注册日”作为起算点更有利于维护商标注册人的合法预期利益，并有利于维护商标注册制度。

将在先使用行为的时间点确定为“申请日”还是“注册日”，取决于立法者如何确定从“申请日”到“注册日”这一期间内产生的商标使用行为的后续法律后果。如以“申请日”作为时间点，则该期间内的使用行为将无法使得使用人在商标注册后的后续使用行为具有合法性。但以“注册日”为时间点，则其后续使用行为只要在原有范围内，注册商标人将无法要求他人停止在原有范围内的后续使用行为。前者有利于商标申请人，后者有利于商标使用人。目前采用的以申请日为时间点的作法，其目的在于引导社会公众将其商标进行注册，而非仅仅进行使用，从而更好地维护注册制度。

（二）该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为。

依据《商标法》第五十九条第三款的规定，在先使用人行使在先使用抗辩权的条件之一是其“先于”商标注册人使用了与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标。也就是说，在先使用人的使用行为不仅需要早于注册商标的注册申请日，在商标注册人于申请日之前已经使用该商标的情况下，在先使用人的使用行为还必须早于商标注册人对该商标的使用时间。

《商标法》贯彻诚实信用原则，保护公平竞争，平衡商标注册人和在先使用人的利益，保护善意使用。《商标法》对在先使用抗辩规定在先使用人的使用行为必须早于商标注册人对该商标的使用时间的要件的主要原因在于：如果商标注册人在申请注册前使用了商标，使得商标发挥了标识作用，使相关公众建立起了标识与商品的联系，则有必要禁止在后使用人再行使用，以排除相关公众的混淆误认。但是需要指出的是，商标注册人在申请日前的使用属于对未注册商标的使用，相比于注册商标，法律上对未注册商标的保护设定了一定程度和条件的限制。例如，按照《商标法》第三十二条的规定，未注册商标的使用人欲制止他人抢注其商标，前提是其在先使用了商标并有一定影响。而要求有一定影响的目的正是为了排除抢注人的恶意。根据《反不正当竞争法》第五条第（二）项，保护商品特有的名称、包装、装潢的条件之一是该商品是在中国境内有一定的市场知名度，为相关公众所熟知的商品。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款特别指出：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的不正当竞争行为”。据此规定，对知名商品的名称、包装、装潢的保护，受到了使用地域和在后使用者主观过错的限制，只有恶意在后使用行为才可能构成不正当竞争行为。而《反不正当竞争法》所指的商品的名称、包装、装潢，实际上就是未注册商标。

基于此，在《商标法》第五十九条第三款的适用中，虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。“在先善意地在同一种或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有范围内继续使用该商标，而不应被认定为侵犯他人注册商标专用权。”

具体而言，并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。

（三）该在先使用的商标应具有一定影响。

《商标法》第五十九条第三款系为未注册商标提供保护的条款，其主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益，其解决的是在先使用人对其未注册商标进行后续使用行为的合法性问题。《商标法》为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益，而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此，通常情况下，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便具有了保护的必要性。相应地，该商标便已达到该规定中“一定影响”的要求。

（四）被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

因《商标法》中对第五十九条第三款的“原有范围”并无细化规定，故对该条款中的“原有范围”的要求应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析。商标使用同时涉及“商标”、“商品或服务”、“使用行为”及“使用主体”等要素，对原有范围的理解也应从上述要素着手。

1、在后使用的“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”。

在先使用人后续使用行为的合法性源于其在先的商标使用行为，因此，后续使用行为只能限于在先使用的商标及商品或服务，而不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标。

需要指出的是，先用抗辩中的这一限定与注册商标的保护规则有所不同，不同之处体现在注册商标的保护范围不仅包括相同商标以及相同商品或服务，亦包括近似商标以及类似商品或服务，但先用抗辩则并不延及近似商标及类似商品或服务。存在上述区别主要源于二者性质不同。先用抗辩制度的目的在于通过限制商标专用权以保护商标在先使用人的正当利益，其主要解决的是商标自用行为的合法性问题（即在先使用人后续使用该商标的行为是否具有合法性的问题），而不是为商标在先使用人设定等同于商标专用权的权利。但对注册商标的保护则解决的是禁用问题（即注册商标权人可以在多大范围内禁止他人使用其注册商标）。因在先使用人自用行为的合法性来源于其在先商标使用行为，故在其并未在类似商品或服务上使用过近似商标的情况下，后续使用行为显然无法延续到上述范围。但商标注册人禁用权的主要作用在于如何避免混淆误认的产生，而混淆误认既可能来源于他人在相同商品或服务上使用相同商标，亦可能来源于他人在类似商品或服务上使用近似商标，因此，禁用权的范围可以延及类似商品或服务上的近似商标。

2、商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制。

本判决所称的“使用规模”是指在先使用人自身的经营规模，不包括许可他人使用的情形。

《商标法》第五十九条第三款的规定目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标的所有人的权益，该保护应是实质性的，而非仅仅是一种无实际价值和意义的形式上的保护。如果对在后使用行为的使用规模进行限制，会在很大程度上消减《商标法》第五十九条第三款为在先使用人所提供的应有的保护，使该条款规定失去本来要达到的目的，因此，对在后使用行为的使用规模不应有所限制。

从经营者对于商标的发展空间的需求角度出发，虽然一些经营者使用商标的目的仅限于在本地小规模经营，但亦具有相当比例的经营者希望将其商标发展壮大。对此部分经营者而言，其商标在可预见的未来是否具有合理发展空间，决定了经营者是否有动机将其继续用于经营活动。如果该商标只能在一定规模范围内使用，超出范围将可能构成侵权，则对于经营者来说，该商标不仅不可能为其带来更多的市场价值，反而需要增加成本以确保其经营规模控制在一定范围内以避免侵权风险，这一结果很可能会使得相当部分的经营者难有继续使用其商标的动机。相应地，其已获得商誉亦必将难以延续，其基于商誉已获得或可能获得的利益将难以得到维护。

此外，如果对使用规模进行限制，则必需考虑时间点问题，亦即在哪一时间点之前的使用规模属于原有范围内。对使用规模予以限制通常可能涉及的时间点无非是申请日、注册日或注册公告日。但无论以哪个时间点作为确定原有规模的时间点，所面临的共同问题在于，在具体案件中，原告的起诉时间距离上述时间均有相当长一段期限。以本案为例，起诉时间与申请日（2001年）相差十三年，与注册日（2003年）相差十一年，与注册公告日（2010年）相差四年。这一情形意味着在先使用人如想继续使用其商标将不得不退回到某一时间点之前的经营规模。这一结果一方面会使得在先使用人已实际取得的市场利益被剥夺，另一方面在先使用人又不得不花费成本去确定其在该时间点的经营规模，并将其后续的使用行为控制在该规模内，如此很有可能会导致在先使用人难以再有继续使用其商标的动机。

对于在先使用人的后续使用规模不作限制虽会使商标权人的利益受到一定影响，但因为《商标法》为注册商标提供的保护力度仍远大于对于未注册商标的保护，故这一作法并不会动摇现有的商标注册制度。比如，注册商标的禁用权范围既包括相同商品或服务上的相同商标，亦包括类似商品或服务上的近似商标，商标注册人可以禁止他人在上述范围内使用商标并可以获得相应赔偿。但在先使用人的先用抗辩则仅限于在相同或基本相同的商品或服务上使用相同或基本相同的商标的行为，且该抗辩亦不会产生如同商标权一样的对世权，依据《商标法》不具有对他人行为的阻却力，等等。《商标法》的上述制度设计足以使商标使用人在权衡利弊的情况下选择商标注册而非商标使用，以保护其正常的经营行为。因此，对原有范围的上述限定既实现了《商标法》为在先使用提供实际保护的意图，又不会对商标注册制度产生实质影响。

3、使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。

在先使用人本人对商标的后续使用不属于超出原有范围的情形，自不待言。在先已获授权许可的“被许可使用人”的使用亦不超出原有范围。

《商标法》实行注册制，因此在对在先使用行为人的利益予以保护时，应避免对商标注册人的利益产生不合理影响。通常情况下，在先使用人通过自身经营扩大经营规模，一般需要一段时间的努力和积累，较难在短时间内达到较大规模。因此，即便不对在先使用人的经营规模进行限制，其对商标注册人利益的影响亦相对有限。但是因为发放许可相对于自身经营规模的扩大更为容易，且被许可人的整体数量较难控制，故如无条件地允许在先使用人通过发放许可进行经营规模的扩张，对商标注册人利益造成的影响将难以预料。因此，基于对商标注册人利益的考虑，对于被许可使用人的使用原则上应加以限制。

三、被上诉人在经营活动中使用“启航考研”的行为是否符合《商标法》第五十九条第三款的规定。

（一）被上诉人在涉案商标“申请日”之前是否存在在先使用行为。

在被上诉人对“启航考研”的使用中，“考研”系对其使用服务的描述，具有识别作用的标识仅为“启航”，因此，被上诉人只需证明其存在在先使用“启航”商标的行为即可。

本案中，涉案商标的申请日为2001年10月18日，但被上诉人启航考试学校在该日期前已经组织编写并出版了多本考研图书，包括中央民族大学出版社2001年6月出版的《启航考研 政治讲义》及多本《启航考研 政治考前20天20题》等。此外，启航考试学校自2000年3月起在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道，并列有多种启航考研辅导材料。上述在先使用行为主要包括两种形式，一是在公开出版的图书上使用“启航考研”字样，一是在公开媒体上发布“启航考研”的招生信息。上述证据证明，在涉案商标申请日之前，被上诉人启航考试学校在考研等教育服务上存在在先使用“启航”商标的行为。

（二）被上诉人的在先使用商标是否达到“一定影响”。

被上诉人启航考试学校自2000年3月起即在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道，并列有多种启航考研辅导材料。同时，启航考试学校已经组织编写并出版了多本考研图书，包括中央民族大学出版社2001年6月出版的《启航考研 政治讲义》及多本《启航考研 政治考前20天20题》等。上述证据足以证明被上诉人启航考试学校的“启航”商标的使用在涉案商标申请日之前已具有一定规模，“启航”商标在考研服务上已实质上产生了识别作用，符合《商标法》第五十九条第三款规定的“一定影响”要件。

（三）被上诉人在先使用“启航”商标的时间是否早于上诉人使用涉案商标的时间。

上诉人主张涉案商标注册人早于被上诉人启航考试学校已进行了相应使用行为，因被上诉人启航考试学校最早使用“启航”商标的时间为2000年，故上诉人应举证证明该时间前涉案商标注册人曾使用过“启航学校Qihang School”或与其基本相同的商标。但上诉人提交的全部证据中均未显示涉案商标“启航学校Qihang School”，而仅仅显示有“启航英语”等字样，且涉及“启航英语”的证据中所显示的使用主体名称与涉案商标注册人亦并不一致，因此，现有证据无法看出涉案商标注册人存在在先使用涉案商标的行为。一审庭审中，一审法院曾询问上诉人针对涉案商标是否存在在先使用情形，上诉人虽表示“需要回去查”，但直至本院二审程序中，其亦未提交任何证据。基于此，上诉人提交的证据不能证明涉案商标注册人针对涉案商标存在在先使用行为。上诉人的上述主张不能成立，本院不予支持。

即便针对涉案商标的在先使用事实确实存在，但上诉人证据中所显示的使用范围主要限于贵州地域内，涉案商标注册人亦位于贵阳市，而被上诉人启航考试学校的注册地及经营地点则主要位于北京地区，两地相距较远。在上诉人无证据证明存在其他事实足以使被上诉人启航考试学校知晓涉案商标的情况下，仅仅依据其在先使用的事实无法得出被上诉人启航考试学校知晓涉案商标在先使用的结论，不能证明被上诉人启航考试学校使用“启航”商标存在过错，相应地，亦不能仅基于此而认定被上诉人启航考试学校的先用抗辩不能成立。

（四）被上诉人在经营活动中对于“启航考研”的使用是否符合“原有范围”的要求。

在使用服务方面，由被诉侵权证据中显示内容可以看出，被上诉人启航考试学校的“启航考研”系使用在考研等教育培训上，该服务内容与被上诉人启航考试学校在先使用的服务内容并无不同。至于其使用的“启航”商标，亦与被上诉人启航考试学校在先使用的商标并无不同，故该行为中所涉及的商标及服务仍在原有范围内。

就使用规模而言，上诉人未就被上诉人启航考试学校的使用规模提出任何主张，另外，原有范围亦不受在先使用规模的限制，故被上诉人启航考试学校在经营活动中对于“启航考研”的后续使用行为无论是否超出在先使用时的规模，均属于原有范围内。

就使用主体而言，本案涉及到被上诉人启航考试学校及启航公司两个主体的使用行为。对于被上诉人启航考试学校的行为，因其自身在经营活动中对于“启航考研”商标的使用，无论是使用的商标及服务类别还是规模，均处于原有范围之内，故被上诉人启航考试学校的上述行为符合《商标法》第五十九条第三款的规定。

对于被上诉人启航公司的行为，因在其网站宣传等经营活动中对于“启航考研”的使用均仅是为被上诉人启航考试学校提供宣传推广的行为，其网站中所显示内容亦均指向被上诉人启航考试学校，因此，被上诉人启航公司并未单独使用“启航”等商标提供考研等教育服务，其与被上诉人启航考试学校之间的关系并非商标法意义上的许可人与被许可人之间的关系。被上诉人启航公司的行为是否构成侵权，取决于被上诉人启航考试学校的先用抗辩是否成立。在本院已认定被上诉人启航考试学校的先用抗辩成立的情况下，虽然被上诉人启航公司的成立时间晚于涉案商标申请日，但其使用“启航考研”进行宣传等的行为同样不构成侵权。

此外，上诉人还主张被上诉人启航公司对外许可的行为亦构成对其注册商标专用权的侵犯。许可行为本身并不构成侵权，只有在被许可人实施了侵权行为的情况下，许可人的许可行为才可能与被许可人的实施行为一同构成共同侵权行为，故判断该许可行为是否构成侵权，首先需要确认被许可人是否使用了涉案商标或与之相近似的商标。但上诉人提交的证据中并未显示有任何一家被许可人的商标使用情形，故在无法确定被许可人的使用行为构成侵权的情况下，本院无法认定被上诉人启航公司的许可行为构成侵权。据此，上诉人关于被上诉人启航公司的对外许可行为构成侵权的主张不能成立，本院不予支持。

综上，被上诉人启航考试学校、启航公司在经营活动中使用“启航考研”的行为均符合《商标法》第五十九条第三款的适用要件，未构成对注册商标专用权的侵犯。上诉人关于该行为不符合《商标法》第五十九条第三款的主张不能成立，本院不予支持。

四、上诉人有关一审判决赔偿数额过低的上诉主张是否成立。

本案中，一审法院将被诉侵权行为所涉标识加以区分，仅认定被上诉人对“启航考研”商标的使用符合《商标法》第五十九条第三款的规定，但认定被上诉人对“启航及图”、“启航”、“启航教育”商标的使用构成对上诉人注册商标专用权的侵犯，并在此基础上判决被上诉人赔偿上诉人经济损失五万元。

因被上诉人使用的“启航及图”、“启航”、“启航教育”商标与涉案商标的相同部分仅为“启航”文字，故判断上述行为是否符合《商标法》第五十九条第三款的规定，仅需考虑被上诉人是否存在在先使用“启航”文字的行为。前文中本院已认定，被上诉人在先使用的“启航考研”中的“考研”是对其所从事服务的描述，作为商标使用的仅为“启航”。因此，被上诉人存在在先使用“启航”的行为。一审判决认定被上诉人在先使用的系“启航考研”商标，并进而认定上述行为的先用抗辩不成立，该认定有误。在此基础上，本案现有证明表明，被上诉人对“启航及图”、“启航”、“启航教育”商标的使用与本院已认定不构成侵权的“启航考研”的使用，在所使用的商标、服务、经营范围及使用主体方面并无不同，故在被上诉人对于“启航考研”的使用符合《商标法》第五十九条第三款的情况下，其对“启航及图”、“启航”、“启航教育”商标的使用亦符合《商标法》第五十九条第三款的规定，不构成侵权。由此，被上诉人对于上述行为无需承担侵权的损害赔偿责任，相应地，上诉人关于一审判决赔偿数额过低的上诉主张不能成立，本院不予支持。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条规定：“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条规定：“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”。本案中，虽然被上诉人对于“启航及图”、“启航”、“启航教育”商标的使用行为不构成侵权，一审判决有关上述行为构成侵权的认定错误，但被上诉人针对一审判决中的上述认定及相应判决未提起上诉，且一审判决亦不存在违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的情形，故本院不再对一审错误进行处理。

综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，本院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费三万零九百二十元，由上诉人北京中创东方教育科技有限公司负担二万元（已交纳），由被上诉人北京市海淀区启航考试培训学校、北京市启航世纪科技发展有限公司共同负担一万零九百二十元（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费三万零四百元，由上诉人北京中创东方教育科技有限公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长    陈锦川

审 判 员    芮松艳

审 判 员    周丽婷

二〇一五年十二月三十一日

法 官 助 理    周文君

书  记  员    宋云燕